En IP Consultores publicamos una serie de entradas en nuestro blog titulada IP Case Law con el propósito de analizar diversos casos sobre la Propiedad Intelectual en las cortes de los Estados Unidos, la Unión Europea y Asia. En la entrada anterior, expusimos algunas razones sobre la importancia de esta labor de divulgación, así como la elección del tema de los primeros casos que analizaremos: el Metaverso.
Básicamente el Metaverso es un mundo virtual en el que las usuarias interactúan de manera digital a través de diversas tecnologías. Entre las actividades que se realizan en el Metaverso destacan: el emprendimiento de negocios, la transferencia de activos digitales y la compra de propiedad virtual. El primer caso que decidimos analizar fue el de Nike v. StockX.
A propósito de la demanda de Nike
El 3 de febrero de 2022 Nike demandó a StockX debido al lanzamiento de la colección Vault NFT´s. Nike es una compañía cuya principal actividad es el diseño y la fabricación de zapatillas deportivas y otros productos similares. Por su parte, StockX es una compañía que opera una plataforma en línea de reventa al menudeo de zapatillas deportivas y otro tipo de productos.
Las acusaciones en la demanda de Nike en contra de StockX fueron por: 1) infracción de sus Marcas comerciales [1] (§ 1114, 15 U.S.C.), 2) falsa designación de origen y competencia desleal (§ 1125 (a) 15 U.S.C.), 3) dilución de Marcas comerciales (§ 1125 (c) 15 U.S.C.), 4) daño a la reputación y dilución (§ 360-1 de la Ley General de Comercio de Nueva York) y 5) infracción de Marcas comerciales del Common Law y competencia desleal.
Es importante señalar que los NFT´s (Non-Fungible Tokens) son bienes virtuales incorporados en la tecnología blockchain que pueden comercializarse a través de intermediarios. Los NFT´s toman diversas formas, tales como las obras de arte digitales, los video clips o las cartas coleccionables, por sólo mencionar algunos ejemplos.
El argumento principal de la demanda de Nike es que StockX ha vendido los diversos NFT´s de su colección Vault, etiquetados con las marcas de Nike a precios superiores en comparación con los de las propias zapatillas. Otro argumento de la demanda es que Nike nunca colaboró, ni proporcionó licencia alguna para el uso de la marca por parte de StockX en su colección Vault NFT´s.
Luego, una vez señaladas las acusaciones formuladas en la demanda de Nike, ahora nos referiremos a los argumentos esgrimidos por StockX en su contestación.
Contestación de la demanda por StockX
El 31 de marzo de 2022 StockX formuló la contestación de la demanda en la Corte de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. La defensa de StockX estuvo a cargo de las firmas DEBEVOISE & PLIMPTON LLP y KILPATRICK TOWNSEND & STOCKTON LLP. La primera declaración de la defensa de StockX fue sobre la utilidad de los NFT´s para rastrear la propiedad de los productos que se comercializan a través de su plataforma en línea.
A partir de este alegato, StockX sostuvo que esta forma de usar los NFT´s no es ilegal ni viola ningún derecho de Nike, por lo que la demanda resulta infundada, “hace caso omiso de las doctrinas establecidas en el derecho de marcas, incluidas las doctrinas de primera venta y uso nominativo justo” y demuestra un desconocimiento absoluto de las funciones de los NFT´s.
Por otra parte, StockX señaló que durante sus transacciones comerciales, usa un “proceso de autentificación de múltiples pasos” de los productos que se venden en su plataforma. Debido a este “proceso de autentificación”, StockX puede garantizar a los compradores la originalidad de los productos adquiridos.
Cuando un comprador adquiere un producto con StockX, el vendedor debe enviarlo a alguno de los once centros de autentificación con los que cuenta StockX alrededor del mundo. Una vez que el producto es revisado para garantizar su originalidad se envía al comprador; asimismo, se garantiza que el vendedor obtenga el pago respectivo. Una de las consecuencias de este proceso es que los consumidores afrontan retrasos en la entrega de los productos hasta su autentificación.
Igualmente, StockX señaló que en la actualidad, por diferentes razones, muchos usuarios comercializan productos sin pretender poseerlos físicamente de manera inmediata. Otro de los argumentos esgrimidos por StockX, es que a fin de volver eficiente la venta de productos físicos, la compañía ha optado recientemente por el uso de los NFT´s. La primera ventaja que tiene el uso de los NFT´s para la comercialización de productos es que debido a la tecnología blockchain, siempre queda registro de las transacciones realizadas.
La defensa de StockX fue insistente en que a diferencia de otros usos de los NFT´s, tales como la representación de imágenes digitales en archivos JPEG´s o GIF´s, los Vault NFT´s se encuentran vinculados a productos físicos. La ventaja de utilizar los NFT´s de esta manera, es que -según StockX- garantiza la eficiencia, así como el registro de la posesión de bienes y la reducción de costos innecesarios y demás pagos a cargo de los consumidores.
Por otra parte, StockX sostuvo de manera contundente que los “Vault NFT´s no son en absoluto “productos virtuales” o sneakers digitales” ya que cada uno de los NFT´s está vinculado con un producto físico en específico. Hasta la fecha de la demanda, Stock X había vinculado veintiocho tipos de productos, tales como sneakers o cartas coleccionables. De este total, once eran zapatillas de Nike, Adidas y Puma.
En este sentido, los compradores de los Vault NFT´s cuentan con las siguientes opciones al momento de adquirirlos: 1) retener la posesión digital de los Vault NFT´s y dejar el producto físico autentificado en la bóveda de StockX; o 2) tomar la posesión física de los productos almacenados en la bóveda en el momento que lo deseen.
Al respecto, StockX señaló que “un Vault NFT no tiene en sí mismo ningún valor intrínseco -es intrínsecamente un boleto de reclamo, o una “llave” de acceso a los productos subyacentes que se encuentran almacenados. Un Vault NFT no puede comercializarse de manera separada, o desacoplada, de la propiedad de los productos subyacentes que se encuentran almacenados.”
En razón de lo anterior, el precio de los Vault NFT´s solamente es determinado por StockX en un primer momento. Posteriormente, el precio será determinado por los mismos usuarios, según las transacciones que realicen en la plataforma.
Además, StockX argumentó que el beneficio de utilizar los NFT´s en este tipo de comercio, es que “los dueños pueden realizar transacciones posteriores sin incurrir en los gastos, los retrasos, los riesgos ocasionados por los daños o las pérdidas asociadas con la entrega física de los productos. En su lugar, el propietario solamente necesita transferir el Vault NFT lo que puede realizarse de manera instantánea por Internet.”
Debido a que el producto asociado con el Vault NFT nunca sale de la bóveda de StockX, no se necesita realizar autentificación alguna en subsecuentes transacciones, lo que sin lugar a duda representa una ventaja comercial para StockX y sus usuarios.
StockX señaló también que “la demanda de Nike no es más que un intento infundado y engañoso de interferir en el uso de una nueva tecnología que día a día se vuelve más popular en el mercado secundario para la venta de sneakers y otros productos.”
Finalmente, StockX sostuvo que el uso de las marcas y las imágenes de los productos de Nike no es diferente al uso que los distribuidores de e-commerce hacen para describir los productos que comercializan. Por lo que el uso de las marcas y las imágenes de los productos de Nike en relación con los Vault NFT´s, no representa más que un uso nominativo justo de dichas marcas.
Si bien, hasta ahora, este asunto no ha sido resuelto por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, consideramos que tanto en la demanda de Nike como en la contestación de StockX han quedado plasmados algunos de los problemas jurídicos que los usuarios del Metaverso enfrentarán en el futuro.
En IP Consultores creemos que el conocimiento de estos casos, por parte del público en lengua española, abonará en el desarrollo de la cultura de innovación y emprendimiento en el siglo XXI a fin de hacer frente a los desafíos que el desarrollo tecnológico nos impone día con día.
[1] En los Estados Unidos, Nike es propietaria de las siguientes marcas comerciales: 1) Air Jordan [Reg. No. 1,370,283 en la clase 25], 2) Air Jordan & Wings Design [Reg. No. 3,725,535 en la clase 25], 3) Dunk [Reg. No. 3,780,236 en la clase 25], 4) Jumpan [Reg. No. 3,627,820 en la clase 25], 5) JumpMan Design [Reg. No. 1,558,100 en la clase 25], 6) JumpMan Design [Reg. No. 1,742,019 en las clases 18 y 25], 7) NIKE [Reg. No. 978,952 en la clase 25], 8) NIKE [Reg. No. 1,214,930 en la clase 25], 9) NIKE [Reg. No. 1,243,248 en la clase 42], 10) NIKE [Reg. No. 6,124,779 en la clase 35], 11) NIKE & Swoosh Design [Reg. No. 1,238,853 en la clase 42], 12) NIKE & Swoosh Design [Reg. No. 1,325,938 clase 25], 13) NIKE AIR VAPORMAX [Reg. No. 5,286,596 en la clase 25], 14) Swoosh Design [Reg. No. 977,190 en la clase 25], 15) Swoosh Design [Reg. No. 1,264,529 en la clase 42], 16) Swoosh Design [Reg. No. 1,323,343 en la clase 25] y 17) Swoosh Design [Reg. No. 5,794,574 en la clase 35].
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