En IP Consultores, hemos publicado diferentes entradas de nuestro blog -bajo la serie IP Case Law– sobre distintos casos resueltos en otras jurisdicciones que se vinculan estrechamente con temas de Propiedad Intelectual.
Si bien, en un primer momento analizamos las causas de acción de la demanda interpuesta por Yuga Labs en contra de Ryder Ripps; posteriormente revisamos la Contestación de la demanda, así como la contrademanda que Ripps promovió en contra del demandante. En esta ocasión, analizaremos los argumentos formulados por la Corte de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Central de California en la resolución final del caso.
La 1a Causa de Acción de Yuga Labs
La Corte de Distrito concluyó que una acusación por Falsa designación de origen bajo la § 1125 del 15 United State Code (U.S.C. de ahora en adelante) requiere probar los mismos elementos que una acusación por violación de marca registrada bajo la § 1114 del 15 U.S.C.
Para que cualquiera de estas acusaciones prevalezca, el demandante debe demostrar que: 1) “tiene un interés de propiedad protegido por la marca” y 2) “el uso de la marca por los demandados es probable que cause una confusión a los consumidores.”
Asimismo, la Corte consideró que aunque las marcas relacionadas con la colección de NFT´s Bored Ape Yacht Club (BAYC de ahora en adelante) de Yuga Labs no habían sido registradas -de acuerdo con ciertos precedentes- no existe impedimento alguno para que “una marca comercial puede hacerse valer frente a posibles infractores.”[i]
Los NFT´s son bienes para los fines de la Lanham Act
Si bien, los demandados argumentaron que debido a que los NFT´s son bienes intangibles, no pueden ser objeto de derechos marcarios[ii], la Corte consideró con base en el caso Hermes International v. Rothschild[iii] que “ni [en el caso] Dastar [ni los subsecuentes casos] exigen que los bienes de un demandado sean tangibles para la responsabilidad atribuida a la Ley Lanham.” Por este motivo, aunque los NFT´s sean virtuales, sí se consideran bienes para los fines de la Lanham Act.
Yuga Labs sí usó las marcas BAYC en el comercio
Por otra parte, los demandados pretendieron argumentar que aunque los NFT´s sean “bienes tangibles”, no podrían protejerse por la Lanham Act ya que Yuga Labs no había usado las marcas de la colección BAYC en actos de comercio.
Al respecto, la Corte concluyó que Yuga Labs sí había usado las marcas BAYC en actos de comercio, ya que vendió cerca de 10,000 BAYC NFT´s, además realizó colaboraciones de marketing con algunas marcas comerciales como Arizona Iced Tea o adidas.
Yuga Labs no ha transferido ni abandonado sus derechos marcarios
Por su parte, Ripps argumentó que Yuga Labs había transferido sus derechos marcarios a los compradores de los BAYC NFT´s al otorgar “licencias desnudas.” Al respecto, la Corte consideró que mediante los Términos y Condiciones de la compraventa, Yuga Labs otorgó a los compradores una licencia de derechos de autor sobre la imagen del NFT -tanto para uso personal como comercial– y no una licencia de marca comercial.
En cuanto al intento de los demandados de argumentar “abandono a través del uso de una tercera persona o falla en la política de uso” por parte de Yuga Labs, la Corte concluyó que el abandono sólo ocurre por la falta de uso o cuando se vuelve genérica, lo que no resulta aplicable al caso en concreto.
La prueba sobre la susceptibilidad de confusión
Sobre esta cuestión, la Corte sostuvo que “la susceptibilidad de confusión es el elemento central en la acción por infracción de una marca.”[iv] Básicamente para comprobarla, se debe saber si un consumidor de manera razonable es susceptible de confundir el origen de un bien o servicio que lleva alguna de las marcas en cuestión[v].
Asimismo, la Corte señaló que en el caso AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, el Noveno Circuito identificó ocho factores para determinar la probabilidad de la confusión:[vi] 1) la fuerza de la marca, 2) la proximidad o relación entre los bienes, 3) la similitud de las marcas, 4) la evidencia de confusión actual, 5) la evidencia de un intento del demandado de seleccionar y usar la marca presuntamente infringida, 6) el grado en el cual los canales de marketing de las partes convergen, 7) que el tipo de bienes y el grado de cuidado de los clientes sean susceptibles de ejercerse en la compra y 8) la probabilidad de que las partes expandan sus líneas de productos.
En el caso de los factores 1), 2), 3), 5), 6) y 7) la Corte resolvió que todos eran favorables a Yuga Labs, mientras que respecto de los factores 4) y 8) consideró que eran neutrales para ambas partes. Por lo que en este sentido, la Corte concluyó que el “uso por parte de los demandados de las marcas vinculadas con la colección BAYC de Yuga Labs era susceptible de confusión.”
Finalmente, en cuanto al pago de daños y perjuicios, la Corte determinó que a Yuga Labs le asistía el derecho para reclamarlo.
La 3ª Causa de Acción de Yuga Labs
En la demanda de Yuga Labs esta causa de acción fue respecto del “cybersquatting” (ciberpiratería) que se encuentra regulado por la Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA de ahora en adelante).
De acuerdo con la ACPA la parte demandante debe probar: 1) “que el demandado registró, traficó o usó un nombre de dominio”, 2) “el nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a la marca protegida propiedad del demandante” y 3) “la parte demandada actuó de mala fe a fin de obtener una ganancia de la marca.”[vii]
En cuanto al primer y segundo requisitos, la Corte concluyó que no se habían satisfecho. Mientras que respecto del tercer requisito -luego de analizar si se cumplían con los nueve factores de la § 1125 (d) (1) (B) del 15 U.S.C.- determinó que la parte demandada sí actúo de mala fe para obtener una ganancia mediante el uso de la marca.
Después de haber analizado –durante diferentes entradas de nuestro blog– el caso de Yuga Labs v. Ripps (resuelto por la Corte de Distrito en California el pasado 21 de abril) es importante resaltar que el conocimiento de este caso en el ámbito de las Marcas registradas es imprescindible.
Con el desarrollo de la Web 3.0 en los últimos años, han surgido tecnologías como el blockchain. Si bien, esta tecnología ha tenido diversas aplicaciones, una de las más importantes ha sido en las finanzas. En este sentido, cabe señalar que el auge de las criptomonedas no ha sido más que resultado de la implementación de la tecnología blockchain en el ámbito financiero.
Por esta razón, en IP Consultores sabemos que la implosión de los NFT´s a partir de 2021, ha sido otro de los resultados de la revolución desatada por la tecnología blockchain en la industria Fintech. Por lo que entonces, es imprescindible conocer la jurisprudencia que en diferentes jurisdicciones se ha ido conformado en los últimos años.
[i] Según los casos Matal v. Tam, 582 U.S. 218, 225 (2017), and Halicki Films v. Sanderson Sales & Marketing, 547 F. 3d 1213, 1226 (9th Cir. 2008).
[ii] De acuerdo con el criterio del caso Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23 (2003).
[iii] Hermes International v. Rothschild, 590 F. Supp. 3d 647, 655 (S.D.N.Y. 2022).
[iv] Según el criterio del caso Cytosport, Inc. v. Vital Pharms., Inc., 617 F. Supp. 2d 1051, 1065 (E.D. Cal. 2009).
[v] De acuerdo con el criterio del caso Dreamwerks Production Group, Inc. v. SKG Studio, 142 F. 3d 1127, 1129 (9th Cir. 1998).
[vi] AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F. 2d 341, 348-49 (9th Cir. 1979).
[vii] De conformidad con el caso DSPT Intern., Inc. v. Nahum, 624 F. 3d 1213, 1218-19 (9th Cir. 2010).
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